“药神”为什么要去印度买药？给科研工作者们的专利知识科普——专访中国专利律师程淼（之二）| Biotech Outlook

Highlights

什么是好的专利？
发明人该如何与专利律师配合？
国际专利的申请流程
印度为什么成为了“药神”们的买药目的地？

撰文 | 丁霄哲

责编 | 陈欣泓

审稿 | 石悦琳

“基因魔剪”CRISPR/Cas9基因编辑技术引发的专利大战，让许多科研工作者第一次感受到及时而优质的专利申请对于保护科研成果的商业回报的重要意义。不过，许多从事科研工作的同学对什么是一个“好”的专利、在申请专利时发明人如何与专利律师分工、如何在全球范围内保护自己的专利技术仍然只有模模糊糊的概念。

我们有幸采访了中国在生物医药领域最顶尖的专利律师之一，程淼学长，为我们解答了这些问题。

程淼律师在清华大学生命科学学院毕业典礼上发言

来源：清华大学校友会

程淼学长1995年考入清华大学生物科学及技术系（现生命学院），并先后获得生物学学士、生物物理学硕士学位。毕业后他加入北京一家中型的知识产权事务所从事涉外专利代理工作。2004年以全国专利代理人考试第一名的成绩获得专利代理人资格。2005年，他加入了中国最大的知识产权事务所——中国专利代理(香港)有限公司（简称“港专”）。两年后，他考取了律师资格并正式成为一名专利律师。2013年，程淼学长离开港专，与合伙人一道创办了北京华睿卓成知识产权代理事务所，担任所长。短短几年时间，华睿卓成已经成为国内高端知识产权服务领域成长最快的后起之秀之一，不久前还成为了博德研究所(Broad Institute)在中国的专利顾问之一。程淼学长在2014年当选了“中国十佳知识产权诉讼律师”。程淼学长曾经参与众多在国内外具有重大影响的专利产权纠纷，曾代表辉瑞(Pfizer)、罗氏(Roche)、礼来(Eli Lily)、阿斯利康(AstraZeneca)、诺和诺德(Novo Nordisk)、拜耳(Bayer)、默克(Merck)、惠氏(Wyeth)、杜邦(DuPont)、欧莱雅(L’Oreal)、味之素(Ajinomoto)等在内的知名跨国企业进行专利诉讼，所办理的案件多次入选年度十大案件。

本期《科考夫瞭望》中我们同步发布了采访的另一部分，介绍了程淼学长走出实验室、进入专利律师行业的故事。欢迎感兴趣的同学进入公众号中查看。

问：什么是一个好的专利？

程：专利的本质是用技术公开换取法律保护。因此，专利发明人有“教会”公众使用这项技术的义务，而这是通过专利文件的公开实现的。

好的专利有三个判断标准，如果能符合前两条就是一个优质的专利，而如果能符合全部三条就是一个接近完美的专利：

判断标准一：能够取得授权并具有足够稳定性

运用专利的第一步首先是要取得授权。技术贡献决定了一项技术能否获得专利授权以及能否在授权后经受住竞争对手的无效挑战。一项技术需要具有新颖性、创造性、工业实用性才可能获得有效的专利。

除了对技术本身的要求之外，还需要专利申请文件满足一定要求，例如说明书需要充分公开要求保护的发明，权利要求需要得到说明书的充分支持等。

判断标准二：权利要求能够覆盖最终产品

专利文件的写作，会在很大程度上决定专利的价值。专利文件中的权利要求(claim)必须能真正覆盖要保护的内容（这项技术的最终产品），否则就是一张废纸，不能挡住竞争对手使用这项技术。

判断标准三：对竞争对手规避设计的防范

这是一项加分项。一份上乘的专利文件能在实现保护最终产品的基本功能的同时，防住竞争对手的规避设计。

这里我们拿一个大家耳熟能详的案件来进行说明：

辉瑞的万艾可（“伟哥”）专利。万艾可专利的背后是一项非常好的技术，不过授权专利的保护范围非常窄，只有一个权利要求，只保护了一个化合物即枸橼酸西地那非在治疗阳痿中的应用。尽管如此，这一项权利要求还是非常到位的，它保护住了技术的最终产品，基本实现了专利的目的。这项专利谈不上完美，但是基本实现了法律保护的功能，所以是一项不错的专利。

问：发明人该怎样与专利律师配合？

程：我前两天在波士顿参加活动时刚好也被人问到这个问题。我的回答是这样的：对于发明人，在战术也就是具体细节上可以交给专利律师，而在战略也就是大主意上一定要自己把握好。

更详细地说，就是在细节的写作问题（战术）上可以交给职业的专利律师，但是一定不能做甩手掌柜。要确保最终写成的专利文件中，权利要求保护的是自己想要保护的技术，一定要确保权利要求可以覆盖最终产品，如果没有看懂一定要跟律师好好讨论。另外，由于各国法律法规的不同以及审查过程中遇到的各种状况，有时需要对权利要求进行取舍，这时发明人也一定要自己把关来决定保留哪些部分、舍弃哪些部分。

问：专利律师们说的PCT就是传说中的“国际专利”吗？“国际专利”的申请一般是怎样进行的？

程：PCT是专利合作条约（Patent Cooperation Treaty）的缩写，它提供了一个向一百多个成员国同时申请专利的申请体系，但不负责专利的授权。所以说现在只有“国际申请”，而没有“国际专利。”

提交PCT申请后，国际局会在优先权日起18个月时将这项申请向全世界公开，同时国际检索单位会进行检索并发布一份国际检索报告，这份报告会就这项专利是否具有授权前景，是否具有新颖性、创造性和工业实用性提供一份不具约束力的参考意见。

美国专利申请流程

来源：https://www.smithhopen.com/patents.aspx

需要注意的是，国际检索单位的报告有参考意义而没有决定性作用。这份报告的主要作用是帮助申请者决定是否需要投入更多人力物力来进行进入各国国家阶段的工作。当然，这份报告的结果有时会有很大影响力，尤其是对一些自身没有足够审查能力的小国，不过对于美、欧、日、中、韩等大国则影响较小。

造成国际检索报告参考意见与各大国专利授予情况不完全一致的主要原因是国际局所依据的法律可能会与各国的法律有所不同。例如，在中国专利法中，“疾病的诊断和治疗方法”属于不授予专利权的客体，而美国对疾病的诊断和治疗方法则是允许授权的。

PCT国际申请撰写难度大。不能根据任何一个国家的专利法来撰写。需要考虑将来可能进入的各主要国家的法律。而有时这些法律是矛盾的，就需要做决策，需要有所权衡，尤其是针对那些不能通过后续程序弥补的漏洞，更需要提前做好准备。这时选择哪国的律师其实差别不大，重要的是律师是否拥有丰富的国际化经验。相对而言，在美国具有丰富的国际化经验的律师数量比较多，选择面更宽一些。

问：最近的《药神》让印度仿制药进入公众视野。很多人不理解，为什么这些仿制药都是在印度而不是其他国家生产的？原创药企不能起诉这些印度公司吗？

程：这跟印度独特的国情有关。印度对于原研药的专利保护相比欧美发达国家要薄弱很多，甚至于比同为发展中国家的中国和俄罗斯还要差。因此许多原研药厂的专利都没有进入印度，使得印度在一定程度上成为了专利保护的真空区。我们知道专利是有地域性的，在一个国家取得的专利只对该国家有效。如果原研药厂的专利没有进入印度，那么在印度就没有专利保护，当地企业就可以自由生产和销售这些药物。人家并不违法，所以原研药厂也不能起诉他们。

另外，印度的仿制药工业非常发达，这是造成这种现象的另一个原因。比如非洲也是专利保护的真空区，但非洲的仿制药工业很薄弱，没有仿制能力，所以没有办法提供我们需要的药物。

因为印度兼具药物专利保护薄弱和仿制能力强大两个特点，因而成为了“药神”们眼里的香饽饽。